商业秘密侵权与保护八大焦点问题（六）

（《商事人格权纠纷律师实务》节选之十四）

六、商业秘密纠纷在哪些情形下可以免责

（一）典型案例分析

关键词：客户名单个人信赖商业机会

典型案例：山东省食品进出口公司、山东山孚集团有限公司、山东山孚日水有限公司诉马达庆、青岛圣克达诚贸易有限公司不正当竞争纠纷（裁判文书索引：山东省高级人民法院【2008】鲁民三终字第83号“山东省食品进出口公司、山东山孚集团有限公司、山东山孚日水有限公司诉马达庆、青岛圣克达诚贸易有限公司不正当竞争纠纷二审案民事判决书”、最高人民法院【2009】民申字第1065号“山东省食品进出口公司、山东山孚集团有限公司、山东山孚日水有限公司诉马达庆、青岛圣克达诚贸易有限公司不正当竞争纠纷再审案民事裁定书”）。

实务要点：《反不正当竞争法解释》第十三条第二款规定，客户基于对职工个人的信赖而与职工所在单位进行市场交易，该职工离职后，能够证明客户自愿选择与自己或者其新单位进行市场交易的，应当认定没有采用不正当手段，但职工与原单位另有约定的除外。

故个人离开原企业后，没有竞业禁止的协议，利用个人经验竞争，因第三人老客户基于对个人的信赖而给予其公司商业机会，不属于不正当竞争。

案情简介：山东食品（原告之一）成立于1982年10月26日， 2000年8月1日，山东食品与山东山孚得贸易有限公司职工持股会、刘汉涛、李玉春、李杰共同出资成立了山东山孚得贸易有限公司， 2004年5月24日该公司申请将企业名称变更为山孚集团（原告之二）。2004年6月16日，山孚集团出资与日本水产株式会社共同成立原告山孚日水（原告之三）。马达庆（被告之一）于1986年进入原告山东食品工作，1988年开始从事海带加工和出口工作，合同期限届满前，山孚日水通知包括马达庆在内的员工于2006年12月1日前协商续签劳动合同，逾期不办理的视为不再与公司续签合同，双方劳动合同自行终止。马达庆未与山孚日水续签劳动合同。

2007年6月1日，马达庆向青岛市劳动争议仲裁委员会提出劳动仲裁，请求裁决山孚日水为其办理终止劳动合同手续及转移档案手续，赔偿失业保险待遇7032元。山孚日水提出仲裁反请求，请求裁决马达庆办理资料交接手续并对协议履行情况进行书面说明、赔偿经济损失1200元。

本诉讼（侵犯经营秘密纠纷案）一审开庭之日，前述劳动争议案件还在审理之中。

2006年9月22日，圣克达诚公司（被告之二）成立，陈庆荣为该公司执行董事兼经理，颜素贞担任该公司的监事。陈庆荣系被告马达庆的外甥，是青岛大学纺织服装学院04级服装系学生，颜素贞为马达庆的配偶。马达庆在圣克达诚公司任职。

中国粮油食品进出口公司山东省食品分公司(山东食品前身)1979年开始经营海带出口业务。1999年、2000年，中粮果菜水产进出口公司委托原告山东食品收购淡干海带并代办出口手续，被告马达庆代表山东食品在相关协议书上签字。中粮集团2001年至2006年间，以每年下发通知的方式，分别向原告山东食品等单位分配特定区域产海带出口日本的数量配额。上述配额下达后，主要由被告马达庆代表原告山东食品或者原告山孚集团与日本东海水产贸易(株)、三井贸易(株)、神港交易(株)等公司签订《中日贸易合同》，办理海带出口业务，合同约定的信用证受益人为山东食品或者山孚集团。

自2000年开始至2005年，原告山东食品、山东山孚得贸易有限公司、原告山孚集团与威海海带产区的长岛县大钦岛乡养殖供销站、山东马山实业集团总公司等单位及养殖海带业户签订《农副产品购销合同》，从上述单位和业户收购淡干海带用于对日海带出口，被告马达庆作为代理人在大部分合同上签字。

原告山东食品是《海带加工方法及设备》的专利权人。2006年9月5日，被告马达庆曾向原告山孚日水书面建议“海带专利没必要花钱再续”。2007年4月6日，中粮集团发出《关于下达2007年海带出口数量配额的通知》，圣克达诚公司获得310吨威海地区产海带出口配额。同年7月5日，中粮集团发出《关于下达2007年海带出口数量配额的通知》，山东食品获得320吨威海地区产海带出口配额。原告山东食品、山孚集团、山孚日水认为被告马达庆利用其任职期间所掌握的海带业务的全部流程、技术和客户信息，通过其在离职前后实施的一系列行为窃取属于原告的商业机会而为自己谋取不正当利益，构成不正当竞争，圣克达诚公司设立的目的在于攫取原告的商业机会，且已经给原告造成了巨大的经济损失，违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》，遂诉至法院。

案件经两审审理，二审法院认为，一审判决上诉人圣克达诚公司、马达庆于判决生效之日起立即停止采取与被上诉人山东食品相同的方式经营对日出口海带贸易，不得经营的时间为判决生效之日起3年，这为马达庆设定了额外的竞业禁止义务，没有法律依据。山东食品对圣克达诚公司主张权利，是建立在马达庆的行为具有不正当性的基础上的，在马达庆的行为不构成不正当竞争的情况下，不能认定圣克达诚公司侵犯山东食品的特定合法权益。故圣克达诚公司的行为亦不构成不正当竞争。

人民法院主要观点：

第三人基于对个人的信赖而给予其公司商业机会，不属于不正当竞争—个人离开原企业后，利用个人经验竞争，因第三人老客户基于对个人的信赖而给予其公司商业机会，不属于不正当竞争。

本案争议焦点为：原告山东食品、山孚集团、山孚日水丧失了对日出口海带贸易机会，对此，被告圣克达诚公司、马达庆的行为是否构成不正当竞争。

本案涉及的对日出口海带贸易机会是国内企业获得的可以就相关区域产特定数量海带对日出口的资格，是一种交易机会。2007年，上诉人圣克达诚公司获得该交易机会，被上诉人山东食品获得的海带出口配额因此随之减少，圣克达诚公司获得该交易机会的行为由此给山东食品造成了损害，但竞争本身是经营者之间互相争夺交易机会的行为，在交易机会的得失之间，往往会给竞争对手造成损害。这种损害虽然是构成不正当竞争行为的必要条件，但不是充分条件，仅仅造成损害并不必然构成不正当竞争。

根据本案查明的事实，1986年起，上诉人马达庆先后在被上诉人山东食品、山东山孚食品进出口有限公司、山东山孚得贸易有限公司、原审原告山孚日水工作。代表上诉人圣克达诚公司向中粮集团争取贸易机会时，马达庆已经离开山东食品，其与山孚日水的合同也已经到期终止。2007年4月3日，日本北海道渔联代表理事副会长宫村正夫回函认为：“因马氏(马达庆)长期从事威海海带业务，拥有丰富的经验和知识，已被日本海带业界承认和信赖。我们与日本国内厂商进行了多次慎重的协商，并且依据中粮公司在当地听取、比较两公司业务计划后提供的资料，我们判定，从2007年起的威海海带业务，圣克达诚公司是最适合的公司。我们要求中粮公司把圣克达诚公司作为威海海带的窗口企业。”可见，马达庆在为圣克达诚公司争取经营出口海带贸易时，明确表示其代表圣克达诚公司，没有利用山东食品的名义，中粮集团、日本北海道渔联明知马达庆已经离开山东食品，并基于对马达庆个人的信赖而给予圣克达诚公司涉案贸易机会。因此，在离开山东食品后，马达庆以正当的方式，帮助圣克达诚公司获取了贸易机会，不违反诚实信用等原则，其行为不具有不正当性，属于正当竞争。

2007年，上诉人圣克达诚公司向中粮集团提出经营海带贸易申请，之后，应中粮集团要求报告工作计划，并接受中粮集团实地考察，最终由日本北海道渔联决定给予其310吨对日出口海带的数量配额。期间，被上诉人山东食品同样应中粮集团的要求报告工作计划并接受实地考察，中粮集团分配其320吨数量配额。圣克达诚公司争取贸易机会的行为仅仅是向中粮集团提出经营出口日本海带贸易的请求，上述配额的分配是中粮集团、日本北海道渔联综合双方能力确定的结果。在竞争过程中，圣克达诚公司没有违反公认的商业道德，没有违反诚实信用原则，其行为不具有不正当性。

被上诉人山东食品、原审原告山孚日水与上诉人马达庆没有关于限制马达庆离职后从事具有竞争关系的业务的竞业禁止约定，马达庆离职后有从业的自由，即使在其离职后使用其在职期间积累的对日出口海带贸易经验从事竞争性业务，山东食品、山孚日水也无权予以制止。山东食品或山孚日水对日出口海带的贸易机会并非商业秘密，马达庆获取该贸易机会也不涉及对商业秘密的侵犯。在既没有违反竞业禁止义务，又没有侵犯商业秘密的情况下，马达庆运用自己在原用人单位学习的知识、技能为圣克达诚公司服务，既没有违反诚实信用原则，也没有违反公认的商业道德，不属于反不正当竞争法直接规定的不正当竞争行为。

（二）律师分析

1、商业秘密侵权行为例外情形的概念。

以上案例显示，商业秘密侵权类案件中，个人离开原企业后，利用个人经验竞争，因第三人老客户基于对个人的信赖而给予其公司商业机会，也不属于不正当竞争，这是商业秘密侵权纠纷中时常出现的情形。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》明确规定，客户基于对职工个人的信赖而与职工所在单位进行市场交易，该职工离职后，能够证明客户自愿选择与自己或者其新单位进行市场交易的，应当认定没有采用不正当手段，但职工与原单位另有约定的除外。那么，在哪些情形下，商业秘密的使用是免责的呢？由于商业秘密不具有法律上的排他性，商业秘密权利人除了采取合理措施保守自己的秘密外，并不能阻止其他人通过合法的途径获得与自己同样的商业秘密。这种合法途径，有的学者称之为“侵权行为例外情形”，有的法律则称之为“正当手段”或认定侵权的消极标准等。存在这种例外是正常的现象，任何知识产权和他民事权利一样，都应受到相应的限制，商业秘密权也不例外。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》规定，通过自行开发研制或者反向工程等方式获得的商业秘密，不认定为反不正当竞争法第十条第(一)、（二）项规定的侵犯商业秘密行为。反向工程，是指通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得该产品的有关技术信息。当事人以不正当手段知悉了他人的商业秘密之后，又以反向工程为由主张获取行为合法的，不予支持。

2、商业秘密侵权免责情形的类型：

①独立开发。商业秘密本身具有一个很重要的性质就是他人也可以通过正当途径获取，故为了保证他人合法权益，某些情况下的具体行为被排除在了商业秘密侵权之外。独立开发是一种通过自己创造性智力成果获得与他人商业秘密相同信息的行为，是经营者诚实劳动、合法竞争的重要形式。独立开发出与商业秘密相同的信息后，如果开发者采取保密措施，也可成为商业秘密权利人。例如，当独自研发而获得相同的商业秘密之后，就存在着平行的两个商业秘密权利，因没有专利权的排他性质故两者之间不存在侵权与被侵权的关系。例外的情况是当独立开发的第三人没有采取保密措施，而散发其所开发的成果，是否会对商业秘密权利人构成侵权?答案是否定的，因为其获得商业秘密的途径是被排除在侵权行为外的。

②反向工程。反向工程系指行为人通过对合法取得的产品进行拆卸、解剖、测试、研究与分析，从而获知该产品的构造、成份以及制造方法或工艺的行为。实行反向工程是经营者合法获取他人技术秘密的一种重要手段，能够为经营者节省研究成本和时间。权利人也无权禁止他人以反向工程的手段获取其技术秘密。但反向工程必须经由公开且诚实的方法进行。反向工程一般需要满足如下条件:

A、合法取得产品。反向工程的对象有严格限制，进行反向工程所使用的产品只能是行为人通过合法途径购买的产品。对于非法获得的产品则不得进行反向工程。进行反向工程的人对该产品虽属合法占有，但未取得所有权的也不得对该产品进行反向工程。如体现商业秘密的产品被租用、寄存或修理时，租用人、受托人和修理人即不得对该产品进行反向工程。

B、独立研发。进行反向工程的主体有严格限制。进行反向工程的人只能是与该商业秘密权利人无关系的人。凡是对该权利人负有某种义务的人员，如基于保密关系而接触过该商业秘密的技术人员、内部人员特别是“跳槽”人员以及因信赖关系而知悉该商业秘密的政府工作人员、仲裁员、企业法律顾问、法院审判人员等，均不得参加反向工程。

C、不得违反先前义务。主要是指行为人在合法购买产品时，如果已承诺不进行反向工程，则不得进行。因为承诺不进行反向工程是双方的约定，违反约定进行反向工程则不受法律保护。如行为人当时未声明不进行反向工程，其进行反向工程则不受限制。

D、不得使用他们受保护的信息。此项要求主要来源于美国的“净室程序”的规定，是指在反向工程的开发过程中，研制者应当与他人被商业秘密法或版权法所保护的信息相隔绝，如果参与反向工程的一个或数人，过去已经知悉商业秘密，则这种反向工程过程本身就是受到污染的，故是不合法的。

附：

《商事人格权纠纷律师实务》

编撰说明

2021年7月，由湖北诚昌律师事务所主任陈喻伟律师、北京庞标律师事务所主任庞标律师主编，诚昌所和庞标所向海龙、申斌、庞帅、何险峰、向超群、罗江鄂、刘倩伟、陈喆、徐建、彭静、黄晓荻、胡良燕、张伟、邓力萍等14名律师、湖南金州律师事务所甘元春、李胡欣律师参与编写的《商事人格权纠纷律师实务》一书由法律出版社出版,中国法律图书有限公司在全国正式发行。

自十八届四中全会对编纂民法典作出部署时起，诚昌所和庞标所两个律师团队就高度关注民法典立法动态，合作对商事侵权法开展了历时数年的理论研究，依托于中华全国律师协会民事法律专委会的年会、论坛等平台陆续形成了一批研究成果。2020年5月28日，第十三届全国人大三次会议审议通过《民法典》后，两个律师团队集中精力在法律出版社的指导下完成了本书的编撰出版工作。

《民法典》是新中国成立以来第一部以“法典”命名的法律，是新时代我国社会主义法治建设的重大成果。《民法典》将人格权法独立成编，在世界民事立法中没有先例，在世界民法典立法史上具有重大意义。在“民商合一”、“民行合一”的立法体例下，为契合《民法典》对人格权保护的要求，对“民事人格权”和“商事人格权”在学理上区分研究和在司法实践中区别保护，具有重要的立法与理论研究意义。习近平主席在2020年5月29日以“切实实施民法典”为主题的十九届中央政治局第二十次集体学习中，明确要求加强我国民事法律制度理论研究。

《商事人格权纠纷律师实务》全书分五章，首次提出商事人格权概念，全面梳理了国际国内商事人格权保护的历史源流、发展历程和具体规定，并立足于我国司法实践，结合典型案例，对商业秘密、商业形象、商号和商誉等四大类商事人格权保护律师实务作出分类分析。由于我国尚未对相关商事人格权的定义作出明确规定，相关依据散见于不同的法律、法规和司法解释之中，本书对于学术界在学理上区分研究“民事人格权”和“商事人格权”有参考意义，对于办理相关案件的律师同仁有指引意义。

《商事人格权纠纷律师实务》

序言

第一节民法典与商事人格权 2

第二节律师办理商业秘密侵权案思路与技巧 138

第三节商业秘密权保护立法 149

第三章商业形象侵权与保护

第一节商业形象侵权与保护焦点问题 169

第二节律师办理商业形象侵权案件思路与技巧 206

第三节商业形象权的保护立法 216

第四章商号与相关商事人格权侵权与保护

第一节商号侵权与保护焦点问题 236

第二节律师办理商号侵权案思路与技巧 269

第三节商号权保护立法 279

第五章商誉侵权与保护

第一节商誉侵权与保护焦点问题 291

第二节律师办理商誉侵权案思路与技巧 333

第三节商誉权的保护立法 348

《商事人格权纠纷律师实务》

作者说明

本书由庞标、陈喻伟主编。第一章《总论》，由庞标、陈喻伟负责撰写；第二章《商业秘密侵权》，第一节《商业秘密侵权与保护焦点问题》主要由向海龙、申斌负责撰写，第二节《律师办理商业秘密侵权案思路与技巧》主要由向海龙、庞帅负责撰写，第三节《商业秘密权保护立法》主要由向超群、何险峰负责撰写；第三章《商业形象侵权》，第一节《商业形象侵权与保护焦点问题》主要由向超群、何险峰负责撰写，第二节《律师办理商业形象侵权案件思路与技巧》主要由罗江鄂、刘倩伟负责撰写，第三节《商业形象权的保护立法》主要由陈喆、徐建负责撰写；第四章《商号侵权》，第一节《商号侵权与保护焦点问题》主要由彭静、徐建负责撰写，第二节《律师办理商号侵权案思路与技巧》主要由罗江鄂、黄晓荻负责撰写，第三节《商号保护立法》主要由彭静、徐建撰写；第五章《商誉侵权》，第一节《商誉侵权与保护焦点问题》主要由胡良燕、黄晓荻负责撰写，第二节《律师办理商誉侵权案思路与技巧》主要由胡良燕、庞帅负责撰写，第三节《商誉权的保护立法》主要由陈喆、张伟负责撰写。全书由向超群、邓力萍负责校对。